商标买卖

海外商标的布局与保护

文字:[大][中][小] 2019-3-7     浏览次数:    

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2020年,“BrandZ全球品牌价值100强”颁布,今年有18个中国品牌进入榜单。据统计,整个榜单的全球品牌估值高达5万亿美元。这么高的估值从何而来,其基础在哪里?

众所周知,品牌和商标在某种程度上是一一对应或者正相关的。本文从海外商标的角度谈海外商标的布局和保护。

在战略层面,包括商标育种、可注册性判断、保护范围、申请时间、注册区域、商标设计迭代更新等。本程序通常由企业的知识产权部门汇总市场、销售、R&D等部门的需求并结合企业的实际情况后制定。

战术层面是指在特定商标的注册需求确定后,申请人配合律师事务所对其进行注册和保护的过程,包括:申请提交和流程管理、如何规避法律风险、回复审查意见和异议、驳回复审、保留使用证据、定期监控和搜查、海关保护和侵权执法等。具体的法律行动主要是根据律师的专业意见,根据申请人的具体指示进行的。

“5W 1H”战略是管理中的一种分析工具,用于管理中的决策程序。这种科学的工作分析方法也可以应用到海外商标布局和保护的规划中,帮助企业做出正确、高效、可执行、富有成效的决策。

5W指的是:为什么(你为什么这么做?她在做什么?),在哪里(在哪里做?你什么时候做它?谁(谁来做?);1H指的是:如何(如何做到?)

它是地域性商标保护的特征之一。经核准或注册的商标权仅在该地区有效并受保护。如果你想在另一个国家受到保护,那么你需要得到那个国家的批准和注册。因此,在中国注册的商标在其他国家或地区不能自动得到保护。

此外,品牌是企业参与海外市场竞争的利器,是企业的无价之宝。大多数国家对未注册商标的保护非常有限。在没有全球搜索的情况下,实际使用中有可能侵犯在先商标特别是驰名商标的专用权。同时也容易被他人有意无意地注册,即他人为了获取经济利益,先于商标真正所有人申请注册商标的不正当竞争行为。尤其是知名度和美誉度很高的国产品牌,在海外被别人有意无意抢先的现象比比皆是。

一般来说,商标作为企业商誉的重要载体,一旦被注册,企业将遭受巨大损失。域名抢注后,一般有四种处理方式:通过法律程序撤销抢注商标、和解协商有偿转让、放弃相关市场、开始新的商标注册。无论用哪种方式处理,对企业来说都是一种煎熬。如果商标在海外批量注册,国内企业在国际上维权并不容易,时间成本和费用成本几乎是一般企业难以承受的。

1.监控手段有限。除非企业建立全球商标监控和检索系统,否则很难及时找到注册商标信息。

2.法律诉讼时间有限。在一些国家,公告期很短。比如美国商标的公告期只有30天。一旦错过公告阶段,打击商标注册将更加困难。

3.很难证明抢注的事实。除了证明抢注人恶意、使用不正当手段、谋取不正当利益或者存在代理/经销商关系外,还需要提供抢注商标本身具有相当影响力甚至达到驰名商标的状况。对于国内企业来说,提供佐证的负担更重。

4.理解语言和法律体系的差异。海外商标权保护法规差异较大。除了克服语言交流障碍和文化理解障碍,d

5.维权困难。作为企业,很难在短时间内与跨国律所建立起信任和委托关系,也无法快速了解各国律所是否有恰当的维权策略、足够的经验、诚实可靠的信誉、合理的收费等等。

6.维权成本很高。海外商标维权的律师费通常在每小时400-600美元之间。几十个小时的准备工作并不少见,整个成本可想而知。

7.维权需要很长时间。对于英美法系国家来说,纠纷解决机制非常复杂,长达数年的和解诉讼很常见。

基于以上分析,有海外需求的国内企业应该有足够的理由和动机在海外注册和保护商标。

企业在决定保护商标外观设计之前,必须充分注意与商标注册性相关的注意事项,包括合法性、显著性和优先性三个方面。比如各国禁止注册或使用商标的条款有哪些?各国缺乏显著性的标准和常见情况是什么?哪些图形元素和文字内容容易与在先商标,尤其是驰名商标发生冲突?哪些内容容易成为俗名?这些问题在商标设计阶段就应该考虑。

合法性是指商标不得违反商标法中的一般禁令。非法商标不仅不允许注册,还禁止作为商标使用。比如欺骗性的地名,侮辱性或不道德的标志,歧视性或侮辱性的语言等。美国商标法规定不允许注册和使用。

这些规定与我国《商标法》中的禁止性条款没有太大区别。比如《鬼泣》《部落冲突》《部落冲突》这种知名网络游戏的中文译名,因为影响不好,在中国没有注册。

显著性,即一个标志作为商标,具有识别和区分特定商品和服务的能力。以美国商标保护理论为例,商标从弱到强分为五个等级:通用名称、描述性名称、暗示性名称、任意名称、虚构名称。其中,通用名根本不受商标法保护。编造名字,比如电脑用联想,锂电池用CATL,手机用华为。这个商标保护效果最强,是商标名称的首选。一方面相对更容易获得商标注册,另一方面也有利于以后的维权,因为这种商标名称是完全原创的,别人很难编造合理的理由来证明自己抢注虚构名称有合理合法的注册理由。

值得注意的是,描述性名称和暗示性名称的界限比较模糊,有时很难得出一致的结论。如果认定申请的商标是描述性的,商标所有人必须通过提供大量广泛、长期的使用证据和广告资料,证明该商标已经通过实际商业使用在消费者中确立了第二层含义,即通过使用获得了显著性,否则该商标很难注册,即使将来注册了,也很容易被他人撤销。比如“实况足球”比赛中,“实况”二字多指实际情况和现场真实情况。作为一项体育赛事,“足球”为大众所熟知。即使商标所有人在审查和行政诉讼阶段提供了大量实际使用和宣传证据,仍因缺乏显著性而被禁止注册。

国内企业在选择和设计商标时,不仅要考虑合法性和突出性,还要注意避免侵犯他人的在先权利或合法权益,如商标权、著作权、肖像权、商号权等。否则会导致商标注册和实际使用的法律障碍。就算是临时注册了,以后也会面临无穷无尽的麻烦。

另外,在选择商标的时候,一定要远离世界知名的商标。一方面,世界驰名商标本身具有很强的驳回能力,如果申请的商标与其相似,很容易被驳回;另一方面,国际知名公司视其驰名商标为珍宝,大多建立了严格的全球商标监控机制,防止他人申请混淆和可能被淡化的商标。一旦他们嗅到别人觊觎自己的宝贵财富,就会采取法律行动加以阻止。

在商标设计之初就有全球布局规划的企业,更需要注意这些问题。除了共同的内在风险之外,它们在特定国家的初期还会遇到不可预测的困难。不同的国家有不同的商标审查制度。选定目标国家后,相关企业还应注意所选国家的特殊规定。比如在美国,一个人的名字不能注册为商标;穆斯林国家禁止将猪注册为图形商标;越南官方不接受纯汉字商标注册申请;泰国禁止将与皇室主题相关的内容注册为商标。

因此,在商标选择过程中,企业的知识产权部门需要经常与代理机构沟通,获取品牌专家和海外商标战略规划专业人士的建议。

商标设计初步定型后,需要对我国所有需要保护的商标类别进行查询,综合评估其可注册性、当前和潜在风险,以及被削弱、淡化或诋毁的可能性。同时,考虑到该商标将进行全球分布,还应考虑通过专门的商标检索机构进行全球查询,分析评估该商标全球注册保护的可行性及其注册后的稳定性。

预申请阶段的分析评估,各种方案之间的选择比较,看似费时费力,但会最大限度地避免后续注册过程中的驳回、异议等法律障碍,有助于获得稳定性高的注册商标。相反,盲目启动商标注册程序,效果可能并不理想。在遭遇拒绝、异议等阻碍后,企业要么付出高昂代价继续争取授权结果,要么被迫放弃保护计划,另立新标。这种情况下,不仅费用大大超过预算,而且时间也会流失,耽误海外市场拓展和布局计划。

可见,前期做好设计、分析、查询、评估,后期会减少不必要的麻烦,商标授权之路将是马平川、横扫;另一方面,可能会碰壁,比较困难。

对于需要注册的商标外观设计,所有与申请人相关的符号都应该作为商标进行注册和保护,尤其是在关键的海外市场,这一点更是不可或缺。详情如下:

1.主商标是指企业主要使用的商标。比如美的集团的“美的”商标,珠海金山软件有限公司的“金山”商标,都是企业的主要商标。通常情况下,一个企业的主要商标只有一个。

2.产品商标是指根据企业的规划,将特定的商标用于某种产品或服务的商标。比如宝洁公司(PG)的洗发水就采用多品牌营销策略。其洗发水品牌包括专注去屑的海飞丝、飘柔、彰显青春、突出专业护发的潘婷和沙宣。这些产品定位不同,但都取得了市场成功。

3.手机模型、车模等模型商标应考虑注册为商标。例如,宝马的X1、X3、X5、X7等车型在海外注册为商标。

4.企业名称,企业名称是区分不同市场主体的标志,其中企业名称是企业名称的核心和精髓。企业名称很容易被其他主体以商标的形式注册,从而窃取他人的商誉,引发商号权与商标权之间的纠纷

5.公司缩写,有些品牌名称比较长,消费者更喜欢称之为缩写,或者以“品牌产品”的形式出现。比如牛二指的是牛栏山的二锅头酒,哈尔滨啤酒是哈尔滨啤酒的简称。如果某个简称已经成为社会共识或者有独家冠名的迹象,企业应该毫不犹豫地注册。

6.商标翻译,国内绝大多数企业在word mark上申请的是中文和/或英文的保护,但对于海外非英语国家,仅靠英文商标不足以让消费者认知和记忆。选择当地语言,创建和注册当地商标是品牌推广和传播的最佳选择。

7.广告标语,广告标语也是识别产品和服务来源的有价值的记忆符号。当一个广告口号长期与某一特定商品或服务同时出现,经过大量广泛的宣传推广活动后,该广告口号会与该特定商品或服务建立起独特的关系,具有识别商标属性的功能。为了提供广告口号的高注册,可以考虑申请企业主商标与特定广告口号的组合,避免广告口号因缺乏意义而被拒绝。

如何选择特定商标下指定的商品和服务?我认为可以从以下五个方面考虑:

1.实际经营的商品和/或服务主要是指申请人目前已经使用的内容。这部分企业必须注册成功,否则可能会产生侵权风险。比如针对网络游戏行业,第9类(备案的计算机游戏软件)、第41类(提供互联网游戏娱乐服务)、第42类(计算机软件的开发、更新、维护等)。)都是必选的类别,也是以后避免被投诉的权利基础。

3.这些类别对于尚未涉及,但未来可能会发展的领域的申请者也非常重要。不及时登记可能会影响经营主体的长远发展。比如娱乐出版业,与玩具、文具、服装、纺织、餐具、旅游文化等行业密切相关。如果动漫人物或其名称被其他主体用于商标注册,很容易使消费者误认其来源。

4.不太可能用到的领域,但是这个领域与申请人的主营业务有很强的相关性。如果在这些商品或服务中出现与申请人相同的品牌,消费者可能会被误认为与申请人存在一定的相关性,从而影响申请人的正常经营和发展。比如,药企与保健品、化妆品、医疗器械、功能饮料的关联度很强,需要将相关类别一起保护。

5.几乎不可能实际投入使用的领域,但那些可能诋毁品牌的品类。申请人很可能不会涉足某些发展领域,而这些商品和服务与申请人的主营业务关联度较弱。但如果这些类别中出现与申请人使用的商标相同的品牌,就会让消费者感到不舒服。比如婚纱摄影品牌注册在殡葬行业,饮料品牌注册在农药。如果申请人早有行动,可以避免以后别人有意无意进入这些领域。

目前世界上有近200个国家和地区。由于海外商标注册费用相对较高,申请人需要熟悉各个国家和地区的商标流程、所需时间和基本费用框架,在申请前做到心中有数。企业在选择海外商标布局的目标国家时,可以综合考虑以下因素:

1.有实际业务的地区。在这些领域保护相应的商标是至关重要的,应该优先考虑并尽快实施。一旦行动犹豫不决,宝贵的商标财富就会落入他人之手,后果不堪设想。比如对于网游公司来说,一款游戏出来不久,你就可以从后台看到世界各地的下载、付费等信息,可以立刻确定保护区的优先级。

2.将投入使用或已尝试推广业务的领域。如果企业已经接洽了当地的代理商和经销商,这些地区往往是商标被恶意注册的多发地和重灾区,需要特别注意。比如国内最大的内燃机生产企业3354玉柴集团,其“玉柴玉柴”商标在全球多地被恶意注册。经过调查,大部分都是当地代理商和经销商做的。

3.产品的生产和运输地点。这些地区的企业虽然不会实际将产品投入使用,但与产品的生产和流通密切相关,尤其是在假冒严重的国家,也是申请人快速注册的首选。

4.传统发达地区的海外市场。一般来说,美国、欧盟、日本、韩国、新加坡等传统优势地区消费能力较强,通常是全球出口企业的目的地国。

5.新兴区域市场。这些地区人口规模庞大,新兴中产阶级数量可观,消费能力较强。对于高科技行业,如通信、互联网企业,在相关产业不足、人口庞大的地区优势会更明显,如印度、印尼、泰国、马来西亚、越南、巴西。

一般来说,海外商标保护通常费用较高,程序相对复杂,信息不够透明,需要企业谨慎选择具体的保护区域。对于那些成本非常高的地区,如阿联酋、沙特等,如果有实际需求,可以考虑只对关键商标和实际使用类别进行注册保护,以减轻企业的财务负担。

商标设计、商品和服务的内容、保护区域一旦确定,就要尽快启动注册程序!

世界上大多数国家都采用在先申请原则。对于相同的近似商标,在先申请的商标予以初步核准并公告。申请日是决定同一近似商标能否注册的关键。对于第一次申请的商标,可以使用《巴黎公约》规定的优先权原则——。任何公约成员国的申请人在向某一成员国提出商标注册第一次申请后6个月内向其他成员国提出同样申请的,其他成员国以该申请人第一次申请的日期为申请日,即享有优先权。在优先权期间,即使任何第三方申请或使用该商标,申请人仍因优先权而获得该商标的专用权。申请人可以根据国内商标的申请日,在规定的期限内在其他国家要求优先权。

境外商标保护内容、保护区域、启动注册时间确定后,进入实施阶段,接力棒由企业交给代理机构。对于国内企业来说,在海外商标保护过程中,多是通过熟悉企业业务的总代理与目的国律师事务所合作完成的。

专业素质过硬、实践经验丰富、工作态度积极、收费良心合理的代理机构是企业考察的重点。合作机构了解国内企业的思维模式、沟通模式、支付理念也很重要。选择一家了解目的地国家商标法律制度,有丰富当地经验,也了解国内客户实际需求和支付方式的代理机构,会进一步控制费用。

申请人在选择海外商标业务总代理时,需要做足功课,避免在案件流程和费用上被目的国代理机构牵着鼻子走,失去案件的主导权和对案件进度的控制,成为目的国律所的“接盘者”和“接盘者”。

此外,选择在具体委托事务中具有核心竞争力、自主决定海外合作律师事务所的代理机构,也是保证专业水准和成本控制的关键因素。比如有的代理机构虽然规模很大,但并不都是专门从事海外商标法律业务的;一些大公司通过与海外律师交换案件来处理国内申请人的案件。在特定利益背景下,在处理具体案件时,尤其是存在审查意见、驳回、异议、诉讼等法律障碍的情况下,能否以国内委托人的利益为行动方向,立场公正,费用合理,也是国内企业需要考虑的问题。

实践中,即使前期做了充分的准备,在海外商标注册过程中,一些地区也不可避免地会出现审查意见、驳回等法律程序。一旦出现这些情况,代理机构需要及时与委托人沟通,提供必要的法律咨询。对于一些复杂疑难的案件,该机构在出具法律意见书之前以及在具体案件办理过程中,需要与所在国的审查人员进行沟通,争取最大的机会克服法律程序的障碍。一些急需授权的商标注册申请,在一定条件下可以通过一些国家的特别加速程序来解决。比如日本、韩国、美国、德国、欧盟都有相应的商标审查加速程序。

海外商标的法律保护是一项复杂而专业的工作,起步容易,但要做好,不出问题,不留遗憾,仅靠申请人很难完全掌控和处理。贸然委托代理机构申请注册,将面临更高的成本、无尽的时间成本以及申请人无法承受的持久风险和缺陷,使海外商标布局陷入死循环。这类案例在海外商标保护实践中并不少见。因此,作为国内申请人,需要通过海外商标保护专家进行咨询和帮助。

商标在海外获批注册后,并不是无忧无虑,万事大吉。还是要做好后期管理。具体来说,商标注册后的管理可以分为四个方面,日常维护、规范使用、预警监测、迭代更新。

企业需要做好境外商标的日常维护工作,记录部分国家的生效日期、续展期限和特殊期限。目前大多数国家采取10年的有效保护期,有的从申请日开始,有的从注册公告日开始,在商标有效期届满前可以续展。需要注意的是,有的国家采用7年有效期(如澳门、尼日利亚、孟加拉),有的国家采用15年有效期(如委内瑞拉、黎巴嫩),有的国家采用当地历法计算续保时间。比如沙特阿拉伯采用伊斯兰历,注册商标的有效期大致相当于公历的9年8个月到9年9个月。具体时间需要根据具体情况确定。

在一些国家,商标有效性的维持还取决于申请人在特定时期内提供的申请声明和证据。比如在美国商标注册后的第5-6年和第9-10年,要求商标注册人主动向商标主管机关提交使用证据。菲律宾商标需要在申请后3年内,注册后5-6年内提交使用声明。此外,还有墨西哥、阿根廷、柬埔寨、波多黎各、莫桑比克等。也有提供使用证据和使用声明的类似规定。由于国内商标没有这样的系统,许多企业往往忽略了这些工作。

申请人还需要定期收集和保存商标在各国使用的证据。海外国家对连续三年注册商标的注销制度基本与国内相同,但对连续不使用期限的规定不同。企业在国外注册商标后,可能会遇到被别人提出不使用的情况。当时,应用程序

此外,如果申请人的名称、地址发生变更,或者商标发生转让、许可,也要及时办理相关注册手续。

境外商标注册后的规范使用可分为商标图样的规范使用、角标的规范使用、商品和服务的保护范围是否适当。

首先,商标一旦被核准注册,其设计在实际使用中是不能随意更改的。如果擅自更改商标设计,可能会带来商业和法律问题。

从商业的角度来看,企业的营销和广告策划人员,在他们的广告设计、宣传册、名片、宣传册中,可能会有各种各样的视觉效果,比如高、瘦、色彩等等。显然,这不利于商标标识的一贯推广,影响企业的社会评价。

从法律的角度来说,商标图案发生变化后,如果达到一定程度,就可能在同一种或者类似的商品或者服务上构成与他人注册商标相同或者近似的商标,在无意中侵犯了他人的商标专用权。此外,商标图样使用不规范可能导致撤销程序中举证困难,可以提交的使用证据也不会被东道国接受,导致注册商标被撤销。

其次,申请人需要正确使用角标。在商标标识的右上角或右下角可以用角标的形式使用“”符号,表示该商标已经在某国获准注册,未注册的商标不能随意使用。“”符号的正确使用,可以向社会传递注册商标信息,起到警示他人回避和固守的作用。

此外,在产品和服务出海之前,知识产权部门需要向市场部门查询具体的产品和服务是否已经被纳入国家的商标注册范围。如果没有,就要立即启动补充注册程序,确保所有实际投入使用的产品和服务在国家核准的商标下拥有专用权。

1.通过定期监测和检索各国商标数据库,及时发现相同或近似商标在目标国的申请、公告和注册情况,利用警告函、非正式异议函、异议程序和撤销程序,尽快采取法律措施。国内企业可以委托专业的商标监测机构进行全球商标监测,及时获取商标维权所需的信息。

2.通过海关备案获取侵权信息。商标所有人向国内海关和目标国海关申请境外备案。侵权产品通关放行时,由国内海关和目的国海关扣留侵权嫌疑货物,以阻止侵权假冒货物流出国门,流入境外市场。

3.通过调查该公司,我们定期监控市场上的侵权和假冒产品。国内企业可以定期检查和收集关键国家市场的信息,并采取相应的法律行动。

比如商标人,也会经历孕育、诞生、成长、成熟、衰老、死亡的过程。那些经久不衰的品牌通常会经历一系列进化和迭代更新的过程。品牌更新或更换是正常的商业活动。定期升级品牌,使用更能体现企业内涵的logo,赋予企业品牌新的内涵。

品牌所覆盖的经营范围扩大或发生变化,原有的品牌内涵和视觉效果形象无法包含新的经营范围。为了开展新业务,企业主动更新和提升品牌形象。比如腾讯的企鹅商标,改成了蓝色企鹅周围有黄色、绿色、红色轨迹的球形logo。

随着品牌的老化,原有的品牌形象已经跟不上消费者需求的变化,品牌内涵和视觉表达效果已经过时,产生审美疲劳。比如福特汽车公司和百事公司,100多年来一直在不断调整自己的标志设计。

当一个品牌被收购后,有必要根据M&A股份公司的内容重新创建一个新的品牌

海外商标保护是一项长期、复杂的系统工程。在有效保护的基础上,如何适当降低费用,保证企业稳定健康经营,为相关业务出海保驾护航,是值得企业海外商标管理部门思考的问题,也是体现自身价值,值得关注的重要方面。

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