商标买卖

商标转让中的3个法律风险你不得不防

文字:[大][中][小] 2019-3-7     浏览次数:    

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商标是承载企业商誉和商品声誉的符号载体。商标转让的本质是不同经营者之间的品牌价值转移,往往是通过重新联想相关公众眼中的老品牌来实现的。形式上,商标转让是商标注册证或商标申请文件中商标所有人的名称变更;商标转让本质上是企业一项重要无形资产的转让,与品牌相关的商品或服务、专业人员、供应链、销售渠道以及相关公众对品牌的认知的转让。因此,商标转让不是一件简单的事情,涉及很多法律问题,包括商标转让合同的订立和商标行政管理部门的变更登记;还包括转让过程中商标价值的评估,以及相应法律风险的识别和防范。如果你想了解更多关于商标注册,或者其他知识产权方面的问题,请关注一品知识产权如何注册商标。我们有问有答!

商标转让合同是商标转让人向商标受让人转让许可商标使用权、未注册商标使用权、注册商标专用权或者商标注册申请权等商标权益的合同。

(1)非强制性合同。根据《商标法》第四十二条规定,注册商标转让合同属于非必要合同,法律不禁止合同当事人以非书面形式达成协议。

(2)成立和生效。合同的成立是事实。一旦要约的承诺到达要约人,合同即成立。合同生效是一个法律问题,是指合同在符合法定生效条件时,对当事人产生法律约束力:3354主体合法、形式合法、内容合法、意思表示真实。合同当事人应当按照合同行使权利,履行义务。据此,注册商标转让合同在商标转让人与受让人协商一致时成立,并立即生效,除非合同当事人对合同生效设定条件或期限,或者存在无权代理、合同一方当事人无权处分或能力有限等特殊情况,导致合同效力待定。

(3)注册商标的转让。商标转让合同的成立和生效,只是表明商标转让合同在债法意义上对双方具有法律约束力。受让人有权主张该注册商标,转让人有权主张相应的对价,但这并不意味着该注册商标专用权已经转让。商标转让合同的成立和生效是商标专用权转让的合同基础,但反过来,商标转让合同的成立和生效并不必然导致商标专用权的转让。根据绝对权变更的公示公信原则,注册商标专用权属于绝对权,其产生基于商标管理机关的核准和公告。其转让也应通过商标管理机关的核准和公告进行公示,上述公示会产生公信。

一般来说,在中国,未注册商标不具有独占性和排他性,因此不具有受法律保护的价值。使用时甚至存在冒充注册商标,侵犯他人注册商标专用权和其他商业标志(如企业名称、地理标志、知名商品特有名称、包装、装潢等)的法律风险。).因此,实践中很少有关于未注册商标的转让协议。但在两种特殊情况下,未注册商标转让合同可能成立:一是未注册商标因使用而具有较高知名度和一定影响;第二,未注册商标已经提交注册,正在等待授权。

对于第一种未注册商标,由于其具有阻碍商标注册申请的负价值,[1]和先用权的正价值,[2]当其被认定为驰名商标时,甚至具有等同于注册商标的权利,[3]因此,这种未注册商标具有商标法价值,因而当然具有交换价值。对于第二种未注册商标,由于其具有阻碍商标注册申请的负价值,[4]和被核准注册的期待价值,因此,这种未注册商标也具有商标法价值,从而具有交换价值。前者的转让协议,我们称之为普通未注册商标转让合同;后者,我们称之为商标注册申请权转让合同。

商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用注册商标。因为商标使用许可要报商标局备案,被许可人使用许可商标的权利具有公示效力,可以对抗第三人。[5]根据商标许可方式的不同,被许可人的被许可商标使用权的内容也不同。

在一般许可模式下,许可方允许被许可方在指定的地理范围内使用本合同项下的注册商标。同时,许可方保留在该地区使用该注册商标的权利,并授予第三方使用该注册商标的权利。被许可人取得的商标使用权是非排他性的。因此,如果合同中涉及的注册商标被第三方擅自使用,被许可人一般不能以自己的名义起诉侵权人,只能将情况告知许可人,许可人会对侵权行为采取措施。

在独占许可模式下,被许可人在约定的地域内享有该注册商标的专用权,许可人不得将同一商标许可给第三方使用,许可人本身也不得在该地域内使用该商标。被许可人的法律地位相当于“准商标所有人”。

在独占许可模式下,被许可人有使用其注册商标的权利,但也有排除第三方使用的权利,即许可人不得将同一许可给予任何第三方,但许可人保留使用同一注册商标的权利。

无论采用何种许可方式,被许可商标权的转让都会涉及至少三个法律主体:商标注册人(许可人)、被许可人(转让人)和受让人。因为被许可人转让许可商标使用权属于一般债权债务转让,需要许可人同意,未经许可人同意的许可商标使用权转让合同处于效力待定状态。

商标转让合同是实现商标转让的合同基础。合同中的必备条款通常包括被转让商标的价格。但由于商标是无形资产,其价值具有主观性和不确定性,交易双方往往反复协商,甚至因为分歧太大而导致交易失败。为了解决这一问题,降低交易成本,商标价值评估体系应运而生。

商标评估起源于英美,随着资产评估的深入和人们对产权认识的加深而逐渐发展。mainland China第一次商标评估是在1993年,当时青岛啤酒股份有限公司计划上市。为协助企业上市,青岛啤酒商标价值被评估为2.07亿元,为国内第一。

产品差异分为真实差异和人为差异。真正的产品差异是指自然特性的差异。两种不同品牌的肥皂实际化学性质的差异属于真正的产品差异。人为差异是指同样内容但不同的包装材料、设计、品牌名称、产品形象、营销过程中的广告和售后服务的差异。可见,商标价值是导致产品人为差异的重要因素,产品人为差异主要形成商标价值。

举个例子,目前市场上有好几家厂商,都生产同一种产品,这些厂商的成本和质量都是一样的。其中一个厂商,拥有驰名商标,容易促使消费者相信其产品质量可能高于其他厂商,从而使该厂商在不损失消费者的情况下,将其产品价格提高到比其他厂商更高的水平。同样,消费者也愿意以更高的价格购买这个厂家的产品,以此来维持消费者心中对产品高品质的感性认知。因此,商标的价值体现在拥有驰名商标给企业带来的超额利润上。

从上述商标价值的形成可以直观地看出,商标不仅代表商品的质量、性能、技术水平等特征,还具有增加资本价值的价值。因此,只有正确分析影响商标价值的因素,才能对商标价值做出公允的评价。目前公认的影响商标价值的因素至少有以下五种:

(3)通用性和区域拓展能力:商标通用性强,可以跨领域、跨行业、跨地区使用,容易产生广泛的影响,价值也会高。

(4)商标的内涵和知名度:选择某个商标,就意味着一定的消费观和价值观。当大多数人接受了这个概念,成为一种时尚,市场对这个商标的认知度更高,需求量更大,那么商标带来的超额利润也更大,商标价值也更高。

(5)外部宏观经济环境:商标价值也与外部宏观经济环境密切相关。宏观经济形势、行业趋势、国家关于商标保护的法律法规等外部环境也是影响商标价值的重要因素。

目前我国常用的商标价值评估方法参考了有形资产的评估方法,主要是成本法和收益法。

成本法是评估有形资产的典型方法。其原理是计算商标权成本价值的补偿,即商标权创造中发生的设计费、注册费、法律保护费、广告费等费用的补偿。如果待评估的商标权是未知的,企业没有太多的利润空间,那么采用成本法评估商标权价值更为客观。而当一个商标知名度和美誉度很高,具有一定的品牌效应时,通过重新设定或计算其历史成本,很难准确反映该商标实际使用的价值。

收益法突破了传统的有形资产评估方法,一度被认为是反映商标价值的最佳方法。但在实际操作中,收益法在评估参数的选取上一直存在较大问题,受到质疑。

(1)商标收入的预测:商标的预期收入是指商标带来的预期未来收入。但是,商标本身并不能创造价值。只有和其他企业资产结合起来,才能产生利润。企业整体资产创造的利润包括企业有形资产创造的利润以及无形资产创造的利润。其中,无形资产创造的利益可能不仅仅是商标,还有专利、非专利技术、企业商誉、销售网络等。商标收入等无形资产与企业有形资产收入的界限很难明确界定。

(2)商标收入年限预测:注册商标有法律保护年限。我国注册商标的有效期为10年,但商标可以续展,续展后的有效期仍为10年。所以只要商标所有人愿意,注册商标的法律保护是可以无限期的。但是,商标不一定总能给企业带来超额利润。一旦商标权人企业发展趋势下滑,产品无法满足市场需求,商标无法体现企业产品理念,那么即使商标还处于法律保护期,也无法给企业带来超额利润。因此,商标收入年限的预测存在很大的不确定性。

(3)商标收益折现率的预测:折现率的预测是收益现值法应用中较为困难的问题。当折现率略有不同时,评估值会有很大差异。一般来说,预测折现率时应考虑无风险利率、行业风险收益率、通货膨胀率和被评估企业的个体风险率。无论采用哪种方法,这些折扣率都会被精准命中,这仍然是小概率事件。

综上所述,商标价值的量化评估目前仍处于探索阶段。通行的方法是在定性分析的基础上,尝试和创新市场法、截点法、超额收益法、实物期权法等多种定量方法,尽可能准确地估算商标的公允价值,为双方提供决策参考。

商标转让是一项复杂的系统工程,除了涉及合同价值和标的外,还涉及转让过程中和转让后一系列法律风险的识别和防范。

商标权是一种私权,未经法律明文规定,不得限制商标权人处分其权利。但考虑到商标权往往涉及公共利益,各国无一例外地对商标转让设置了一些限制,如:使用同一商标的类似商品不能分割转让、已经许可他人使用的注册商标不能随意转让、集体商标不能单独转让、共有商标不能私自转让等。甚至有些国家还规定了商标一并转让原则,要求商标所有人将其商标随同业务一并转让。如果无视这些法律规定的限制,商标转让不符合法律的相关规定,就会导致合规风险。

需要强调的是,为避免国有资产流失,防止母公司通过商标许可或转让的方式向上市公司抽血,涉及商标转让的关联交易必须对拟转让的商标进行评估,转让价格不得低于评估值。为了促成交易,部分商标明显被低估,基于此类估值的商标转让的合规风险尤其值得注意。[6]

在我国,商标转让适用自由转让原则。商标转让与商标相关商品的生产经营无关。商标所有人可以将注册商标与其业务一并转让,也可以将注册商标与其业务分开转让,只转让商标权。但实际操作中,商标局只要求受让人到办理大厅办理注册商标转让,不需要提交书面的商标转让合同。在整个转让过程中,唯一能体现转让方意思的法律文件是转让方签字的《转让申请/注册商标申请书》。这样的操作设定可能会导致注册商标在商标所有人不知情的情况下被“转让”,即受让人或第三方利用假冒签名非法转让自己的商标。

在商标转让人将其注册商标转让给不同受让人的情况下,可能会引起合同的效力和违约风险。如果商标转让人与第一受让人签订商标转让合同,隐瞒这一事实,再与第二受让人签订商标转让合同,则第一商标转让合同成立并生效,而第二合同为可撤销合同,受让人享有撤销权。如果第二商标受让人知道商标已经转让给他人的事实,仍然签订商标转让合同或者仍然不行使撤销权,那么第二商标转让合同也是有效的。根据债权平等原则,任何商标受让人都有权要求商标转让人履行商标转让的合同义务。商标局办理注册商标转让手续后,其他商标受让人只能要求商标转让人承担因其不能履行而产生的违约责任。

如果商标转让人在商标转让中没有获得任何对价,商标t

因为商标是无形的,它的瑕疵只能是权利瑕疵。当要转让的商标被质押,或者已经许可他人使用(并在商标局登记),或者已经被查封、冻结,或者他人提出撤销、无效申请时,商标转让合同存在较大的履行风险。如果被转让的商标已经许可他人使用,但未在商标局注册,则不具有对抗第三人的效力。在不知情的情况下,受让人可以不受在先商标使用许可合同的约束。衍生收购注册商标后,被许可商标的使用权将被收回,通过追究转让方的违约责任可以救济被许可方的利益。

善意取得是指无权处分他人动产的让与人。将他人动产非法交付买受人后,买受人善意取得该动产并支付合理对价的,买受人原取得该动产的所有权,该动产原所有权人不得要求受让人返还,以维护交易安全。虽然我国善意取得的客体已经从动产扩展到不动产,但商标转让仍然不适用于善意取得。北京市高级人民法院认为,商标所有人擅自转让注册商标的行为属于商标侵权行为,受让人无法取得商标权。如果受让人通过正常的商业交易将注册商标转让给第三方,且该第三方经过核准并公告,则该第三方不能取得商标权。[8]因此,商标受让人应当在整个环节中审查拟转让商标的流通情况,而不仅仅是考察之前取得的商标的合法性,从而规避合同目的无法实现、注册商标专用权无法取得的法律风险。

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