商标买卖

知岸研究 企业商标海外布局之美国商标审查制度

文字:[大][中][小] 2019-3-7     浏览次数:    

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随着中国经济的发展,企业走出去的需求越来越大。作为商标企业,品牌亟待保护,企业商标海外布局成为企业走出去的重要环节。美国在中国对外贸易中占据重要地位,中国企业在美国的商标申请量排名高于其他海外国家和地区。今天我们就来说说美国商标申请过程中涉及的典型问题。

根据美国商标法(即《兰哈姆法》),美国商标的申请可分为主注册和副注册。主书和辅书的主要区别如下:1。在主书上注册的商标,显著性要求比较严格,而一些显著性不足以在主书上注册的商标,可以在辅书上注册。2.主书注册的商标比辅书注册的商标更受保护。3.主书注册的商标有公告和异议程序,辅书注册的商标没有异议和公告程序。4.在主册注册的商标可以在海关注册,在辅册注册的不能。

但值得注意的是,辅书注册的商标必须是已经使用过的商标。如果商标没有被使用过,就不能在辅书上注册。在副书上注册的商标,经过连续五年使用证明完全有资格在主书上注册的,可以转让给主书。

要在主注册簿中申请商标,您可以向美国专利商标局(USPTO)提出以下四项申请:

1.在已经使用的基础上应用。基于此基础的申请,必须在申请的同时提供在美国的实际使用证据,既可以应对他人以连续三年未使用为由取消,又可以减少后期提交的使用证据被USPTO抽查的机会。

2.在预期用途的基础上应用。基于此基础提出的注册申请,必须在核准通知书发出之日起6个月内提交使用声明和证据,否则将撤销商标申请。六个月内不能提供使用声明和证据的,可以申请延期六个月,但后续累计申请延期不得超过二十四个月。

3.在其他国家注册的基础上申请。基于此基础的注册申请,在注册获批前可免于提供使用证明,但在注册获批后5-6年仍需提供使用证明。此外,在此基础上提交的申请在USPTO中被用作证据。

在抽查系统中被抽查的几率比较高。如果被抽查,不能提供使用证据,将面临被撤销的风险。

4.通过马德里国际注册指定美国。基于此基础的商标注册,很容易收到USPTO的审查意见,比如对商品的描述、放弃部分专用权等。马德里国际注册指定美国的申请,在注册获批前可以免于提供使用证明,但在注册获批后5-6年仍需提供使用证明。此外,这种基本应用在USPTO抽查使用证据的系统中被抽查的机会相对较高。如果被抽查,不能提供使用证据,将面临被撤销的风险。

在美国的商标申请过程中,如果是马德里国际注册指定美国,作为国际申请只需要提交一份申请,就可以指定多个国家,一份申请不可能同时满足多个国家的商标管理制度。通常,it WIPO会收到USPTO的审查意见/临时驳回,常见的问题包括商品描述、放弃商标中某些内容的专有权等。届时,申请人需要委托美国律师对审查意见/临时驳回进行回复,回复期限为从USPTO到全球。审查员会首先列出申请中的所有问题

如果美国商标申请是直接向USPTO提出的,而且不是马德里国际注册指定的美国,那么由于有美国律师在申请阶段对产品、商标标识等问题进行检查,将在很大程度上避免因产品说明等问题产生的审查意见/临时驳回。

美国是世界上少数几个以商标使用为原则的国家之一。美国对商标使用证据制度的规定可谓到了极致,商标使用证据制度贯穿于商标的整个生命周期。

用作依据:申请应附有使用证明,必须在注册后第5-6年、第9-10年及以后每隔9-10年提交(续展)。

意向为主:自批准通知书签发之日起6个月内,可通过提交使用声明和使用证据申请延期,每次6个月,累计申请延期时间不超过24个月。注册后5-6年、9-10年以及以后每9-10年(续展)必须提交使用证明。

在其他国家注册是基础:使用证明必须在注册后的第5-6年、第9-10年以及随后的每9-10年提交(更新)。

在马德里的国际注册是基础:使用证明必须在注册后的第5-6年、第9-10年以及随后的每9-10年提交(更新)。

根据《美国商标审查程序手册(TMEP)》第1604条关于《商标法》第8条的规定,美国可以通过提交每一类商品或服务的样本,或具有合理理由的未使用声明,来提供商标使用的证据。虽然每个类别只需要一个使用样本,但在提供使用证据的同时,还需要一份声明,说明该商标在美国企业中被用于获准注册的所有其他商品/服务。如果该商标实际上并未在其他注册商品/服务上使用,则在提交使用声明时应删除未使用的商标。此时,删除未使用的商品没有官方收费。

美国从2017年开始启动随机抽查制度,随机抽查只提交实际使用声明的商标的使用证据。如果是抽查,需要提交声明中涉及商品/服务的实际使用证据。如果不能提供,必须删除不能提供使用证据的商品/服务,并且需要支付删除商品/服务的官方费用。在这种情况下,如果申请人不付款或删除商品/服务,整个商标将无效。

3.2021年12月27日生效的美国《商标现代化法案》(TMA)中使用证据的提交程序。

撤销程序适用于撤销日期为三年的商标,复审程序适用于撤销日期为五年的商标。如果需要启动新增的两个程序,申请人需要缴纳相应的官方费用(400美元/类)并提供初步证据(可以简单通过互联网搜索),比商标局现有的注销程序更方便,费用更低。

可见,如果不是基于实际商业用途,在美国申请商标会比较困难。企业在申请美国商标时,应根据自身实际存在的需求和未来可预见的经营范围进行申请。不建议在企业没有覆盖的产品/服务上注册商标。

孙胜男,北京安智律师事务所高级知识产权顾问。拥有十余年知识产权从业经验,从事国际商标注册及后续业务、国内商标授权确认案件及相关法律事务咨询业务,服务国内多家央企及外企,为企业提供全方位的知识产权战略布局和规划。

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