商标转让

商标转让过程中需要注意哪些法律风险

文字:[大][中][小] 2019-3-7     浏览次数:    

商标转让近年来越来越流行。一方面,商标资源有限,注册一个就意味着少一个。另一方面,注册一个商标花费的时间太多,迫切需要的人无法满足。而商标转让的缺失正好解决了这个问题,可以让有限的商标发挥更大的价值。

交易必然有风险,商标交易也不例外。从转让程序的启动到实体权利的顺利转让,商标交易的每一个环节都需要双方谨慎对待。在目前的法律制度下,这种谨慎的态度对于受让方来说尤为重要。下面,边肖将结合实际案例,简要分析商标转让过程中的法律问题。

这里的“权利瑕疵”是指任何可能损害被转让商标权利完整性的法律事实,可能导致受让人在使用被转让商标时遭遇各种限制,有的甚至导致受让人难以取得商标权,主要包括:

一个商标从申请到注册成功会经历很多阶段,然后在到期时等待续展。在这些期间,商标很可能会经历驳回、撤回、异议、无效等行政争议程序。如果被转让的商标处于上述行政争议程序中,其权利将处于不稳定状态,商标权将面临丧失的风险。

在安与田桂杰商标转让权纠纷一案中,田桂杰与安于2008年3月2日签订《商标转让协议书》。主要内容如下:田桂杰将第14号注册商标第3621143号、第39号注册商标第3621972号转让给董罡安,董罡安向田桂杰支付商标转让费25万。2008年8月28日,案外人大庆石油管理局委托他人向商标局申请撤销上述两个商标。2009年8月26日,商标局做出撤销上述两个商标的决定。复审阶段,商标评审委员会维持了商标局的决定,第14类和第39类“钢铁侠”商标被撤销。上述商标转让合同的目的因案外人的撤销申请而无法实现,合同最终被撤销。

根据《商标法》的规定,凡注册商标满三年的,可以向商标局申请撤销连续三年未使用的注册商标。对于已经注册三年的商标,受让人在接受该商标之前,应当对受让人商标前三年的使用情况进行充分的调查,防止他人提出撤销申请。

此外,还应明确被转让商标是否处于商标异议、无效等行政纠纷过程中,避免被转让商标最终陷入无效状态。

现行商标法第42条侧重于商标转让的形式要件,但面对现实生活中的各种法律纠纷,现行商标法规定的商标转让制度仍不够完备,导致商标转让过程中程序风险层出不穷。

103010第四十二条第一款明确规定:“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,共同向商标局提出申请,受让人应当保证使用注册商标的质量。”

商标局审查转让申请书时,要求转让人和受让人在转让申请书上签名或者盖章。基于效率的需要,商标局主要从形式上审查签名或印章,检查签名或印章是否一致。往往难以通过形式审查及时发现伪造的签名或印章,从而造成非法转让。

浙江金剪刀服装有限公司,前身为乐清郑泰服装有限公司,却意外发现原本属于自己的5个商标被转让给了一家香港公司,其中一个商标还被第二次转让给了另一家香港公司。金剪刀服饰有限公司为维护其对五个商标的所有权,向商标局申请将五个商标中的两个转让回自己,获得商标局批准。这就造成了一个商标属于两个所有者的情况。后金剪刀服饰向法院提起诉讼。在诉讼中,金剪刀服装公司坚持认为其没有授权转让这五个商标,香港某公司伪造了其印章;某香港公司称从未伪造原告公章,5个商标的转让取得了原告金剪刀服装的真实授权。两人僵持不下。实际上,这种情况并不少见。中1994年台湾省利安贸易有限公司在商标局申请注册了“POLO and Picture”商标但2004年申请续展时才发现其商标被非法转让了两次。在上述两个案例中,转让方对其商标的转让几乎完全不知情,这说明商标转让过程中的形式主义审查,在遇到此类案件时往往导致无法辨别商标转让是否出于转让方的真实意思,从而引发纠纷。

虽然商标权是一种私权,但商标交易往往与公共利益密切相关。因此,商标的自由流通必须受到一定程度的限制。《商标法》第四十二条第三款规定:“对容易引起混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准。”第四款规定,注册商标转让经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。“从这些条款可以看出,我国对注册商标的转让不采取完全意思自治原则,而是采取审批制,即商标的转让必须经商标局核准,注册商标专用权的转让自公告之日起发生。

商标转让合同的生效与商标权的实际转让不同时发生。合同生效与商标权实际转让之间实际上存在一定的时间差。双方向商标局申请转让后,在商标局做出公告前,仍需经过审批程序。

在达能与娃哈哈集团的商标纠纷案中,双方都在1996年签署了《商标法》。签订本合同是为了履行合资合同。但根据1996年实施的《商标转让合同》第八条的规定,商标转让有前置程序,即在报商标局核准后,双方才能正式向国际商标局申请商标转让。对可能引起混淆、误解或者其他不良影响的转让申请,商标局不予核准。当时商标局认为转让娃哈哈驰名商标不符合我国国家政策,会对公共利益造成不利影响,因此商标局决定不予核准。因此,商标权的转让并未完成。虽然商标转让合同仍然有效,但商标权应该属于娃哈哈集团。物权法中的区分原则在商标权转让中体现得淋漓尽致。签订商标转让合同是典型的民法债权行为,但商标权的变更需要当事人完成给付义务,履行法定程序。商标转让合同的成立和生效是商标权转让的原因,但商标权转让有其独立的构成要件。根据现行商标法,转让完成必须经商标局核准并公告。

因此,在签订商标转让合同后,如果转让申请未获商标局批准,或者虽获批准但未予公告,或者转让方在签订协议后未予注册的,

《企业商标管理若干规定》规定:“转让注册商标的,商标注册人应当将在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标一并转让”,《商标法》将同时转让的范围限定为“在同一种或者类似商品(服务)上注册的相同或者近似的商标”。但在实践中,商标转让人分割转让其商标的情况并不少见,部分商标所有人将转让的商标保持相同或近似。

在美国,“路易肯普”是水产品的知名商标,主要用于鱼露产品。这个商标的原申请人是自然人路易斯坎普,他将这个商标转让给了奥斯卡水产公司,然后奥斯卡水产公司又将这个商标转让给了大黄蜂水产公司。经过大黄蜂水产公司的积极宣传和使用,使用“Kemp”商标的水产品在美国几乎家喻户晓。该商标的原所有人,即转让人路易斯肯普(Louis KEMP),为了分一杯羹,决定在糙米产品上使用“肯普”商标,但这种使用必然会招致大黄蜂水产公司的反对。这时,路易斯肯普在原本与奥斯卡水产公司签订的商标转让协议上做了一篇文章。根据路易肯普与奥斯卡水产公司签订的商标转让协议,路易肯普保留在其他非鱼酱产品上使用“肯普”商标的权利。最后,法院认为,即使存在这一商标转让协议,但在糙米产品上使用“KEMP”商标已经在消费者中造成了混淆和误解,因此必须禁止路易肯普在糙米产品上使用“KEMP”商标。虽然法院支持了大黄蜂水产公司的诉求,维护了其商誉,但这个案例仍然告诉我们,商标转让协议一定要严谨、明确、细致。协议需要对转让方保留的名称、设计、转让范围、转让时间、权利等做出具体规定。

现实生活中,很多商标转让人即使处分权受到限制,仍与受让人订立商标转让协议,产生权属纠纷。比如未经商标共有人同意,签订转让许可合同。

在成都柯俊木业有限公司与容启权、刘碧英商标转让合同纠纷案中,转让方容启权在婚姻存续期间与成都柯俊木业有限公司签订商标转让合同,转让容启权注册的8个“柯俊”系列商标。后来,荣启权与妻子刘碧莹离婚,因为这8个“柯俊”系列商标属于刘碧莹和荣启权婚姻期间的共同财产。该商标转让未经刘碧莹本人同意。刘碧英得知转让后,以容启权擅自处分夫妻共同财产为由,向商标局提出异议。商标局立即向成都柯俊木业有限公司发出《补正通知书》,要求成都柯俊木业有限公司在法院审理后,对刘碧英同意商标转让的公证书进行补正,或者向商标局提供相关生效法律裁定书。但由于容启权妻子拒不追认商标转让合同,且容启权与妻子刘碧英调解离婚后,调解协议中确定的8个“柯俊”系列商标分割给刘碧英,故容启权与成都柯俊木业有限公司之前签订的商标转让合同仍然有效,但刘碧英已通过法院裁定取得“柯俊”系列商标的所有权,并拒绝将上述商标转让给成都柯俊木业有限公司,其权利被授予成都柯俊。因此,受让人在与转让人签订商标转让合同之前,弄清权利的归属状况就显得尤为重要,因为一旦其中一个权利主体不同意转让,除非权利人事后同意,否则受让人很可能会因此而无法取得最终的商标权。

商标转让过程中的权利负担主要包括他人对转让商标设定优先受偿权、许可时间过长、质权、抵押权等权利的负担。妨碍受让人顺利使用并取得被转让商标的完整权利。

2006年4月,立白集团以3100万元的天价收购了23个“Oni”商标。但香港Oni公司表示,其自2004年起取得该商标近20年的使用权,任何未经香港Oni公司许可使用“Oni”商标的行为均属侵权。香港奥尼公司享有该商标的独家许可使用权。在专用期内,商标注册人不能按照约定使用该注册商标。即使此时商标已经转让给他人,仍然不能使用该商标,类似于《物权法》中的“租赁不毁约”制度。本案中,虽然受让方立白集团取得了该商标的所有权,但立白集团并不能实际使用该商标。商标的核心价值在于使用价值。如果商标在转让前已经被长期许可给他人使用,受让方转让的商标只是一个空壳,凝结在商标上的商誉和利益是无法实际获得的。

一般来说,在转让商标上设置权利负担,会剥夺受让人对商标享有的最重要的利益。因此,受让方需要在转让前对转让商标的权利负担进行更全面的调查。

看似简单的商标转让,其实蕴含着大量的隐性风险。深圳智高点商标超市边肖在本文中列举的法律风险只是很小的一部分,实践中因商标转让而产生的法律纠纷千差万别。为了更好地防范这些风险,确实需要有经验的代理商在商标转让前进行全面的调查并给出专业的意见,以解除转让方和受让方的后顾之忧。

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