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平行进口中商标侵权认定的审理思路

文字:[大][中][小] 2019-3-7     浏览次数:    

平行进口通常是指内容相同的知识产权产品在两个以上国家受到知识产权保护,而未经授权的进口商将这类知识产权产品从一国进口到另一国的行为。商标平行进口是平行进口的一种类型,一般是指进口商未经商标所有人或者其被许可人同意,将商标所有人在境外生产或者销售的合法贴有商标的商品通过海关进口并销售到本国境内的跨境贸易方式。

随着全球自由贸易的不断发展,商标平行进口已经成为跨境货物贸易的一种常见方式。实践中,因商品平行进口引发的商标侵权纠纷屡见不鲜。此类案件常见的争议点在于,未经商标所有人同意的正品进口是否侵犯商标权。人民法院在认定商标平行进口是否构成侵权时,应以《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)为依据,回归商标权保护的本质。以一起平行进口商标侵权纠纷案为例,梳理平行进口商标侵权的审判思路和裁判规则,探索商标权合理保护的边界。

百威英博集团是一个跨国公司的集合体,在世界各地都有许多附属企业。法国的SPATEN-FRANZISKANER-BRAU GMBH和百威投资(中国)有限公司(以下简称“百威”)都是该集团的关联公司。Frantsi Sikana公司是商标G807592和G1241072的商标所有人,百威啤酒公司被允许使用这些商标。

2019年1月,被告广东广州东方科源进出口有限公司;出口有限公司(以下简称“东方科苑公司”)从新加坡出口商处平行进口一批啤酒产品,因涉嫌侵犯Frantsi Sikana公司商标权被珠海海关扣留。被控侵权产品的生产商显示为Frantsi Sikana Company。该批商品与百威在电商平台销售的授权商品进行对比,两者并无实质性差异。

百威公司基于Frantsi Sikana公司的授权,向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼。百威公司认为,被控侵权商品使用与商标G1241072、G807592相同的标识,属于在同一种商品上使用相同商标的行为,侵犯了其商标权,请求判令东方科苑公司停止商标侵权行为,并赔偿其经济损失。东方科苑公司辩称,被控侵权啤酒为Frantsi Sikana公司生产的正品啤酒,其购买的标的物为啤酒,并非商标权的交易或许可,属于正常的国际贸易行为,没有侵犯百威公司的商标权。

一审法院认为,现有证据不能证明被控侵权商品是Frantsi Sikana公司生产或授权的,东方科苑公司的行为侵犯了百威公司的商标权,故判决东方科苑公司停止进口并销毁被控侵权商品,赔偿百威公司经济损失及合理维权费用共计20余万元,驳回百威公司的其他诉讼请求。

二审法院认为,被控侵权商品的生产商、出口商和货主均为百威英博集团控制的子公司。他们通过分工合作将被控侵权商品出口给新加坡的授权经销商,再销售给东方科苑公司,通过平行进口的方式进口到中国。在这种情况下,证据可以相互确认被控侵权商品属于平行进口的正品。被控侵权商品与商标所有人授权在中国市场销售的商品相同或无实质性区别,且均由商标所有人共同控制。附在该商品上的商标和本案的注册商标都指向商标所有人Frantsi Sikana公司。由于附在被控侵权商品上的标识与本案商标所有人的注册商标完全相同,对于中国市场而言,不会引起消费者的混淆和

商标平行进口的实质在于进口商在国外合法购买带有商标的授权商品,未经商标权人同意将商品进口到我国。一般来说,应满足以下条件:第一,权利人在出口国和进口国均对附在商品上的商标享有合法权利。跨国公司基于商业利益,在全球不同国家安排业务布局,将同一商业标记在不同国家注册为商标,从而在不同国家享有商标专用权。水货是指在出口国享有商标合法使用权的商标所有人本人或商标所有人授权的其他人在市场上合法销售的商品。第二,水货是贴有商标的正品,不是假货。平行进口商品是权利人在出口国贴上商标或者授权他人投放市场的正品,而不是进口到中国的假冒商品。第三,出口国和进口国的商标所有人属于同一所有人。出口国商标所有人与进口国商标所有人是同一人,或者两者之间存在管理和经济控制关系。虽然从形式上看可能存在法律上的独立关系,但实际上属于同一人。特别是当进口国商标所有人是出口国商标所有人的子公司或分支机构或两者属于同一主体时。第四,未经商标权人同意。未经进口商权利人同意或授权的平行进口或国内销售。第五,平行进口商品经过正常合法的海关监管程序,进入中国。进口商在境外市场合法采购,履行进口国海关合法进口手续并依法缴纳关税,符合海关对进口货物的合法监管。

在这种情况下,百威英博集团是一家集中管理其品牌的大型跨国公司。被控侵权商品由百威英博集团子公司通过分工合作的方式生产并销售给其在新加坡的授权销售公司,该公司再将被控侵权商品销售给东方科苑公司,并通过进口的方式进口到中国。本案证据能够相互证明被控侵权商品属于正品水货,这就是水货属于正品的判断规则。

此外,本案还适用“共同控制或所有权”侵权例外规则,即被控侵权商品与授权商品受同一主体控制时,不应认定为侵权。本案中,涉案商品的生产商、出口商和货主作为百威英博集团控制的子公司,通过分工合作的方式,将被控侵权商品出口给新加坡的授权经销商。被控侵权商品的生产商和销售商是百威英博集团的关联公司。百威英博集团是一家大型跨国集团,其控股子公司分布在世界各地。公司品牌由集团公司根据商业需要使用。涉案商品为商标所有人在德国慕尼黑生产的正品,本案授权商品归商标所有人所有。被控侵权商品的品牌属于百威英博集团统一管理,该集团实际控制着商标权的全球运营。因此,当平行进口商品和授权商品为商标权人所有或受百威英博集团控制时,平行进口商品不构成侵犯商标权。

是否存在混淆的可能,既是商标授权审查的重要标尺,也是侵权认定的主要依据。商标侵权的认定并不要求被控商标与商标所有人的商标在物理上完全相同。003010不是为了保护符号本身,而是为了判断是否容易引起混淆和误认。第57条是该法规定的商标侵权判定的主要法律规范体系。从商标保护的内在价值和我国《商标法》的内在逻辑标准出发,应当将本法第五十七条第(一)项的规定解释为,商标与商品或者服务为“双重相同”侵权形式时,仍应坚持商标侵权判定的混淆可能性标准和推定混淆可能性标准。在某些特殊情况下,“双重身份”不会导致混淆。这个时候还是应该坚持混淆理论不能认定侵权。商标相同、商品或服务相同的场景不是商标侵权判定的构成要件或法律标准,而是商标与商标或服务之间的组合场景,两者之间不存在逻辑关系,也不存在混同的推定可能。在“双重身份”的情况下,举证责任是不存在混淆的可能性,允许被控侵权人反驳证据。商标的市场价值在于特定商事主体与特定商品之间的联系。受法律保护的利益是商标与商品之间唯一确定的关系。消费者可以根据自己的自由意志,选择自己需要的商品,以商标为媒介进行搜索,可以降低搜索成本,提高交易效率。因此,商标侵权的判断标准应该是是否存在混淆的可能。

本案中,无论是商标权人同意在中国境内销售的啤酒,还是平行进口的啤酒,由于被控侵权商品上附着的标识与本案商标权人的注册商标完全相同,对于中国市场的相关公众而言,涉案商标不会割裂权利人与附着相同商标的平行进口商品之间的唯一指向关系,不存在混淆的可能。因此,被控侵权行为很难被认定为侵犯商标权。这种跨国经营模式可以促进全球商品流通,扩大消费者获取商品的渠道,不会损害商标权人的利益。因此,从权利人与消费者利益平衡的角度来看,鼓励商标平行进口有利于丰富市场供给,促进市场竞争,消费者也可以通过市场竞争获得利益。

如果被控侵权商品与授权商品存在实质性差异,就会损害权利人的商标商誉,从而构成商标侵权。本案中,被控侵权商品属于正品啤酒,其状态未被改变或损坏。经过定性和定量分析,商标所有人授权的商品质量与制造工艺、储存方式等物理属性不存在实质性差异。权利人有能力控制二者的质量,商标权利人在电商平台销售的授权商品与涉案商品不存在实质性差异。因此,涉案啤酒不应视为侵犯了原告的商标权。

商标权穷竭又称一次销售、权利穷竭,是指在合法销售具有商标权的商品时,当受让人再次销售具有商标权的商品时,商标所有人无权禁止转售人即原受让人继续使用原商标标识。商标权作为知识产权,具有地域性和独立性。在一个国家获得商标权并不意味着在其他国家获得商标权,而应该基于商标注册国的法律保护。即使商标权在国外受该国法律保护,该商标当然不受我国法律保护。在商标所有人主张被侵权商标构成侵权的情况下,所有人

在没有国际条约、双边或多边协议进行特殊制度安排的情况下,被诉侵权人主张商标权的国际用尽难以成立。因为商标权应该受一个国家的法律保护,而不是其他国家。外国商标所有人第一次销售商品后穷竭主义所指向的商标权不是我国法律保护的商标权,所有人主张侵犯商标权不是同一商标所包含的权利。在国外,基于该国商标法规定的商标权穷竭不能作为被诉侵权人主张商标权穷竭的天然抗辩,因此平行进口商标权的国际穷竭不能成立。商标权的国内穷竭属于授权商品首次销售后穷竭原则。因为平行进口进口的商品不是商标权人首次在中国销售的商品,权利人也没有首次在中国销售,所以商品平行进口商标权的国内用尽不能成立。

在平行进口中,商标合理使用中的指示性使用也是被控侵权人不侵权的常见抗辩。所谓商标指示性使用行为,一般是指被控侵权人使用商标所有人的商标,以客观表明其提供的商品或服务的目的、质量和对象是来自商标所有人的商品或服务的商标使用行为。考虑合理使用能否成立,人民法院应当从进口商或者销售者的使用意图是否良好、使用目的是否合法、使用方式是否必要合理等方面,对进口商或者销售者使用商标的场所、方式、目的和形式是否属于合理使用进行综合判断。司法实践中,进口商或者销售者在商店招牌、墙壁上单独使用权利人商标时,未标注自己的商标,或者故意以字体、颜色等方式强调权利人商标的显著性,超出必要、合理的使用范围。这种行为属于商标法意义上的标记来源使用,容易引起消费者的混淆,从而构成商标侵权而非指示性使用。需要注意的是,客观上,可能导致消费者混淆的商标使用行为并不都构成商标的正当使用。使用他人商标表明其提供商品来源、特征等真实信息的行为,即使可能导致消费者产生混淆,是否构成正当使用,仍应以商标侵权判断标准进行判断。只要商标合理使用抗辩成立,人民法院就应当认定其不构成商标侵权。

在立法机关尚未对商标平行进口是否构成侵权作出明确表态的情况下,司法机关应持谦虚的立场,在个案中对商标使用是否侵犯商标权作出公正的判断,避免对某种商业交易模式的机械化理解,作出标注决定。人民法院在审理商品平行进口中的商标侵权纠纷时,应当围绕平行进口的被控侵权商品是否为正品、被控侵权标识是否容易混淆消费者、被控侵权标识是否使用得当等问题进行审理,并根据典型情况总结司法裁判规则,实现裁判规则的统一,体现裁判尺度的个案价值,确保司法裁判的公正、高效和权威。

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